《中华人民共和国商标法》第十九条四款在具体案件中的适用
更新时间： 2025年1月4日 15:31:55
近日，笔者代理的乐腾达（深圳）日用品有限公司（以下简称“乐腾达公司”）诉国家知识产权局、第三人安耳悠有限公司（以下简称“安耳悠公司”）商标权无效宣告行政纠纷两案（2024京行终10745、10744号）获得二审胜诉改判，北京市高级人民法院判决撤销北京知识产权法院一审判决及国家知识产权局的无效宣告裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定。
该案是两个具有里程碑意义的案例，其不仅涉及涉案商标的无效与否，还涉及乐腾达公司所有商标权（乐腾达公司名下商标80+）的稳定性，更是对《中华人民共和国商标法》19条4款在实际司法实践中适用的一次深刻检验。
案件背景
诉争商标
1.注册人：乐腾达公司。
2.注册号：22741287。
3.申请日期：2017年1月25日。
4.专用期限至2028年4月20日。
5.标志：OHROPAX
6.核定使用商品（第9类）：计步器；耳机等。
被诉裁定：商评字[2023]第345111号《关于第22741287号“OHROPAX”商标无效宣告请求裁定书》
被诉裁定作出时间：2023年12月1日。
先是，乐腾达公司的经营范围在2018.8月-11月期间曾包含“商标代理咨询”服务；后，安耳悠公司以乐腾达公司经营范围曾包含“商标代理咨询”等为由，认为乐腾达公司此前申请的诉争商标违反《商标法》19条4款，诉争商标应当予以无效。
国家知识产权局以诉争商标的注册违反了2013年修正的《中华人民共和国商标法》19条4款的规定为由，裁定：诉争商标予以无效宣告。
乐腾达公司不服被诉裁定，于法定期限内向一审北京市高级人民法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院认为：企业经营范围系经营主体自主决定向国家相关管理部门申请变更，商标注册人的企业经营范围中曾有知识产权服务项目，即使之后删除该项目的，商标注册人仍应视为商标代理机构，应依照商标法19条4款对其予以审查，对于乐腾达公司的主张本院不予支持。
北京市高级人民法院认为：《商标法》19条4款规定的“商标代理机构”，原则上应以商标申请时申请人的经营状态为准，但若申请人在商标核准注册后，乃至在后续审查程序中具有从事商标代理服务情形的，可以结合在案具体情况予以综合判定。乐腾达公司的经营范围包含“商标代理咨询”服务的开始时间为2018年8月28日，可见诉争商标申请时以及核准注册时，乐腾达公司的经营范围并不含有“商标代理咨询”服务。安耳悠公司于2022年10月26日针对诉争商标的注册向国家知识产权局提出无效宣告请求，而乐腾达公司已于2018年11月21日删除其营业范围中的“商标代理咨询”服务，且无证据证明乐腾达公司实际从事了商标代理业务或存在通过变更经营范围的方式注册或受让非代理服务的商标，并恶意抢先注册他人商标，兜售牟利，严重扰乱商标市场秩序的行为。同时，乐腾达公司提交的证明能够证明其对诉争商标进行了实际使用。因此，在案证据难以证明乐腾达公司属于“商标代理机构”，故诉争商标的注册未违反2013年商标法19条4款的规定。一审判决及被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。乐腾达公司的相关上诉理由具有事实和法律依据，本院予以支持。
《中华人民共和国商标法》19条4款的适用条件
《中华人民共和国商标法》19条4款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这一条款的立法目的在于防止商标代理机构利用自身优势，恶意抢注和囤积商标，扰乱商标注册秩序。
如何判断公司是否属于“商标代理机构”
1. **以申请时的经营状态为准**：判断是否为商标代理机构，原则上应以商标申请时申请人的经营状态为准。这包括参考营业执照的经营范围、在国家知识产权局备案的代理机构名录等。在乐腾达公司案中，北京市高级人民法院严格遵循了这一原则，未将乐腾达公司后期经营范围的变更，溯及至商标申请时的状态，从而保证了法律适用的公正性。
2. **实际从事商标代理业务**：除了营业执照上的经营范围，还需考虑申请人是否实际从事了商标代理业务。即使未备案，但有实际证据证明其从事商标代理业务的，也视同商标代理机构。在本案中，乐腾达公司虽然在其经营范围中一度包含了“商标代理咨询”服务，但并无证据显示其实际开展了此类业务，这一事实成为北京市高级人民法院判断的关键。
3. **关联公司的考量**：如果公司与备案的商标代理机构存在密切关联，且大量注册除代理服务之外的其他商标，也可能受到《中华人民共和国商标法》19条4款的约束。在乐腾达公司案中，北京市高级人民法院并未发现乐腾达公司与任何备案的商标代理机构存在关联，且其商标注册行为符合商标法规定的诚实信用原则，并未超出正常经营活动的范围。
4. **禁止性条款的立法目的**：《中华人民共和国商标法》第十九条四款属于禁止性条款，其立法目的在于规制和防范商标代理机构利用自身业务优势恶意注册商标进行牟利的行为。这一立法目的在乐腾达公司案中得到了充分体现，北京市高级人民法院在审理过程中严格把握了这一条款的立法精神，避免了对条款的滥用。
5. **商标无效的法律后果**：如果商标注册被宣告无效，商标权利人将失去对该商标的独占使用权，可能需要返还因商标所得的利益，且无法阻止他人使用相同或相似的商标。在乐腾达公司案中，北京市高级人民法院的正确判决避免了这一严重后果的发生，保护了乐腾达公司的合法权益。
案例评述
乐腾达公司案的二审胜诉，体现了北京市高级人民法院在适用《中华人民共和国商标法》19条4款时的严谨态度和对立法目的的深刻剖析。该案中，法院不仅梳理了诉争商标申请时、核准注册时、无效宣告请求时，三个时间点乐腾达公司经营范围的区别，还综合考量了乐腾达公司是否存在实际从事了商标代理业务或通过变更经营范围的方式注册或受让非代理服务的商标，并恶意抢先注册他人商标，兜售牟利，严重扰乱商标市场秩序的行为。同时审查了乐腾达公司是否对诉争商标进行了实际使用的情形。
本案不单是个案的胜诉，更为同类案件提供了重要的参考，避免了企业因自身的“疏忽”而付出全部已注册商标及将来拟注册商标均处于效力不稳定的尴尬境地。
作者：秦鹏? 杨萌
